由一件無效案談獨立權利要求的撰寫

文章來源: 中國知識產權報/中國知識產權資訊網
發布時間: 2020/5/6 11:14:00

  獨立權利要求是權利要求書的核心和基石,在專利實務中,例如專利實質審查中、無效程序和專利侵權訴訟中,獨立權利要求往往是爭議的核心。在本文中,筆者通過對一件無效案件的分析,探討如何為發明創造寫出與其貢獻相匹配的獨立權利要求,實現專利申請質量的提升,以期為業界提供參考。

 

  案件介紹

 

  這是筆者代理的一件無效案件,該無效案件涉及專利號為ZL201610288302.2的發明專利,國家知識產權局作出了第42299號無效宣告請求審查決定。

 

  涉案專利涉及兩組權利要求,其中權利要求1-6為方法權利要求,權利要求7-10為產品權利要求,其中獨立權利要求1和獨立權利要求7內容如下。

 

  權利要求1:一種均相免疫分析POCT檢測方法,其特征在于,包括以下步驟:A、將待測樣品與供氧微球試劑混合均勻后,再與受氧微球試劑混合均勻;B、對步驟A中混合物進行激光照射,同時測量混合物發出的光強度;C、根據光強度,換算出待測樣品的濃度;所述供氧微球試劑包括供氧微球,所述受氧微球試劑包括受氧微球,所述供氧微球和受氧微球均為聚苯乙烯微球,所述供氧微球的表面包裹有親水性的醛基葡聚糖,所述受氧微球的表面包裹有親水性的羧基葡聚糖;所述待測樣品與所述供氧微球和受氧微球之間均能夠發生特異性反應;所使用激光的波長為680納米,光的波長為520納米至620納米。

 

  權利要求7:一種使用權利要求1-6任一所述均相免疫分析POCT檢測方法的系統,其特征在于,包括配合使用的試劑卡和POCT分析儀:所述試劑卡上開設有待測樣品孔、供氧微球試劑孔和受氧微球試劑孔;所述待測樣品孔用來盛裝待測樣品,所述供氧微球試劑孔用來盛裝供氧微球試劑,所述受氧微球試劑孔用來盛裝受氧微球試劑;在檢測時,所述試劑卡設置在所述POCT分析儀內,所述POCT分析儀包括溫育模塊、試劑加樣模塊、激發光模塊、光信號檢測模塊和電路控制模塊;所述溫育模塊、試劑加樣模塊、激發光模塊、光信號檢測模塊均與所述電路控制模塊電連接;在電路控制模塊的控制下,所述溫育模塊用于調整所述試劑卡及試劑卡內物質的溫度,所述試劑加樣模塊用于轉移所述試劑卡內的物質,所述激發光模塊用于發射激光,所述光信號檢測模塊用于測量混合物發出的光強度。

 

  在第42299號無效宣告請求審查決定中,方法權利要求1-6被無效,產品權利要求7-10維持有效。筆者由該案件引發了對于同時包括產品權利要求和方法權利要求撰寫的一些思考,現分析如下。

 

  方法權利要求與產品權利要求

 

  從涉案授權權利要求可以看出,專利權人認為方法權利要求更重要,產品權利要求是依賴于權利要求的。在與此案發明人溝通過程中,發明人也認為方法權利要求比產品權利要求重要,發明人理由是涉案權利要求1保護了均相免疫分析POCT檢測方法,其他人都不可以使用這種方法了。至于產品,他人可能設計和本產品不同的產品,比較容易繞開該產品專利。筆者與眾多發明人溝通過程中,發現上述觀點代表了相當多數發明人的觀點。

 

  為什么相當多數發明人會有上述觀點呢?根據筆者與眾多發明人溝通,筆者理解是由于普通發明人對于產品權利要求和方法權利要求的“誤解”所引起,在一般發明人理解中,通常會將方法權利要求理解為原理權利要求,通過方法權利要求可以把一類技術的原理保護起來。而產品權利要求,一般發明人通常理解為保護一種具體產品或儀器的權利要求。由此,一般發明人會認為侵權者可以設計與自己不一樣的具體產品從而規避自己的產品權利要求,但是自己方法專利是保護了一類原理,侵權者規避不了,因此,有些發明人認為方法專利遠比產品專利重要。

 

  具體到涉案專利,發明人認為權利要求1是保護了均相免疫分析POCT檢測方法的原理,而權利要求7只是實現權利要求1方法的一種裝置而已,因此權利要求1的方法專利遠比權利要求7的產品專利重要。

 

  根據我國《專利審查指南》的規定可知,專利的權利要求按照性質分為產品權利要求和方法權利要求。在專利撰寫的實踐中,對于一類技術,一般情況下可以通過方法權利要求保護,也可以通過產品權利要求進行保護。從保護范圍來說,根本不存在方法權利要求范圍比產品權利要求范圍寬的問題,權利要求的保護范圍是由權利要求中所有技術特征來限定的。方法權利要求和產品權利要求都可以用于保護一類技術。因此,從要實現保護的范圍而言,一般情況下,產品權利要求和方法權利要求之間不存在差別。但是,從專利權人后期對專利權行使角度分析,兩者之間存在著很大差別。

 

  根據專利法第十一條規定可知,對于產品權利要求,其排他權的內涵為“不得為生產經營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品”,對于方法權利要求其排他權的內涵為“不得為生產經營目的使用該專利方法,以及使用、許諾銷售、銷售或者進口利用該專利方法直接獲得的產品”,而對于單純的方法專利,其排他權的法律效力僅限于不得為生產經營目的使用該專利方法;對于產品制造方法專利,其排他權的法律效力僅限于利用該專利方法直接獲得的產品。

 

  從專利法第十一條的規定可以清楚地看出,產品權利要求的排他權效力明顯比方法權利要求排他權利要求效力強,保護力度也更強。相應地,在專利權人進行侵權訴訟時,對于產品權利要求專利權人只要舉證被侵權人實施了“制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品”中的其中一種行為即可,而對于單純的方法權利要求,專利權人只有證明該被控侵權人為生產經營目的使用了該專利方法,才能夠使得侵權行為成立。對于產品制造方法專利,舉證侵權人侵犯了直接獲得產品的方法專利,無疑難度更大,因為生產同一種產品方法往往有多種方法,依靠產品一般情況下很難確定侵權人直接使用了該產品制造方法。

 

  在專利侵權訴訟中,舉證難一直是困擾專利權人的難題。對于單純方法專利而言,舉證別人完整侵犯了方法專利難度更大,一般只能夠推定別人侵犯了專利方法。此外,一些產品的使用方法專利,由于使用者一般是終端消費者,而這些終端消費者使用顯然不是“為生產經營目的”使用,因此不屬于專利侵權。

 

  就涉案專利權利要求1而言,涉案權利要求1的技術主題是一種均相免疫分析POCT檢測方法,是一種單純檢測方法專利,在現實商業環境中,專利權人真正需要制止侵權行為是生產和銷售使用該專利方法的POCT檢測裝置的生產者和銷售者,而不是直接使用該專利方法的終端用戶;而POCT檢測裝置的生產者和銷售者在制造和銷售產品過程中,一般不存在使用該方法的行為,即使認為POCT檢測裝置的生產者和銷售者在某些特定場合中使用了該專利方法,例如在生產過程中對于產品進行質量檢測和銷售中產品使用方法的演示,專利權人也很難對此進行舉證證明??梢?,專利權人在維權過程中,使用權利要求1的檢測方法專利進行維權一方面很難舉證,另一方面不能夠直接打擊競爭者。通俗地說,專利權人使用權利要求1的檢測方法專利進行維權時非常不好用。相應地,在專利申請階段撰寫權利要求進行布局時,將“一種均相免疫分析POCT檢測方法”作為一組主要權利要求進行布局,根本達不到專利權人所期望的“其它人都不可以使用均相免疫分析POCT檢測方法”的目的,這種權利要求的布局顯然對專利權人有很大的弊端。

 

  由此可見,雖然對于一類技術,專利權人可以通過方法權利要求和產品權利要求實現類似的保護范圍,但是從專利維權角度分析,顯然產品權利要求對于專利權人更有利,能夠更好地實現權利人期望的保護。

 

  權利要求1為什么被無效

 

  在第42299號無效宣告請求審查決定中,權利要求1因無創造性而被無效。該無效宣告請求審查決定中認定“使本專利的技術方案相對于現有技術的光激化學發光技術具有突出的實質性特點和顯著的進步的技術手段應當是試劑卡和POCT分析儀。而權利要求1中并無涉及上述技術手段的技術特征,因此,即使權利要求1主題名稱中出現了‘POCT’這一表述,其也只能解釋為即時檢測這一概念,而不能視為對現有技術做出實質貢獻的具體技術手段”。

 

  簡單地說,合議組認可涉案專利的技術主題“一種均相免疫分析POCT檢測方法”所代表的方法是一類具有創造性的方法,但是權利要求1中沒有記載實現上述均相免疫分析POCT檢測方法的相應的具體技術手段。也就是說,一個技術主題不能夠直接給權利要求帶來創造性,而必須通過具體技術特征來體現權利要求的創造性。

 

  涉案權利要求1撰寫的問題是,權利要求1的技術主題雖然已經體現了涉案專利的發明點,但是在權利要求1的技術特征中沒有記載與發明點對應的具體技術特征。因此,在獨立權利要求的撰寫中,技術特征中必須記載實現技術主題相對應的具體技術特征,否則,即使技術主題具有創造性,但是因權利要求中缺乏具體相應技術特征,而使權利要求缺乏創造性。

 

  如何撰寫獨立權利要求

 

  在專利權利要求撰寫中,獨立權利要求1的撰寫是整個專利申請文件撰寫的核心,因為其它權利要求和說明書撰寫是以獨立權利要求1為基礎。

 

  筆者以涉案專利獨立權利要求1撰寫為例,說明獨立權利要求1具體撰寫問題。

 

  第一步,代理師根據技術交底書和與技術人員溝通,提煉出專利的發明點。雖然代理師可以讓技術人員依照技術交底書的模板來撰寫技術交底書,但是由于不同技術人員對于技術交底書和專利知識理解參差不齊,技術人員提供的技術交底書不一定體現了待撰寫專利申請的發明點。筆者認為,最有效和快速確定一個待申請專利發明點的方法是在代理師理解了技術交底書內容后,通過電話與具體技術人員進行快速有效的溝通,向技術人員了解待申請專利與現有技術的區別,待申請專利相比現有技術在哪些方面做了改進,取得哪些技術上的進步,為什么可以取得這些技術上的進步。通過這些問題與技術人員溝通,代理師提煉出待撰寫的專利的發明點,然后與技術人員確認發明點。

 

  就涉案專利發明點而言,涉案專利通過試劑卡和POCT分析儀的配合使用,實現了均相免疫分析POCT檢測,即涉案專利發明了用于實現均相免疫分析POCT檢測的系統。

 

  第二步,在確定發明點后,根據發明點確定權利要求的技術主題。技術主題在專利申請、專利無效、專利侵權等程序中發揮著重要作用,因為每一個技術特征的實際限定作用應當最終體現在該權利要求所要求保護的主題上。根據涉案專利發明點,筆者認為涉案專利權利要求1的合適的技術主題,是用于實現均相免疫分析POCT檢測的系統。

 

  第三步,根據確定的技術主題,確定權利要求中必要的技術特征。獨立權利要求1中盡量只記載對實現發明目的不可缺少的技術特征,獨立權利要求中記載的技術特征越少,專利權保護范圍越大,侵權訴訟中被控侵權產品越容易落入專利權的保護范圍。

 

  根據《專利審查指南》的規定,獨立權利要求的保護范圍是由前序部分和特征部分合在一起限定。因此,筆者認為,就專利申請、專利無效、專利侵權等程序而言,除非對于那些顯而易見的共有的必要技術特征放在權利要求的前序部分之外,其它特征都可以放在特征部分。

 

  涉案專利在均相免疫分析技術領域,可以說是一項開拓性發明,在本專利之前,不存在均相免疫分析POCT檢測技術。根據筆者理解,寫出如下獨立權利要求1,可以體現涉案發明點、實現最大保護范圍的產品獨立權利要求。

 

  產品獨立權利要求:用于實現均相免疫分析POCT檢測系統,其特征在于,所述系統包括配合使用的試劑卡和POCT分析儀;所述試劑卡是單人份試劑卡,所述試劑卡上開設有待測樣品孔、供氧微球試劑孔和受氧微球試劑孔,所述待測樣品孔用來盛裝待測樣品,所述供氧微球試劑孔用來盛裝供氧微球試劑,所述受氧微球試劑孔用來盛裝受氧微球試劑;和,所述POCT分析儀包括試劑加樣模塊,所述試劑加樣模塊用于轉移所述試劑卡內的物質;在檢測時,所述試劑卡設置在所述POCT分析儀內。

 

  相應地,可以寫出如下方法的獨立權利要求:

 

  一種在權利要求1所述的均相免疫分析POCT檢測系統中使用的方法,其特征在于,所述方法包括以下步驟:A、在所述試劑卡上,通過所述POCT分析儀的試劑加樣模塊將待測樣品與供氧微球試劑混合和受氧微球試劑混合,所述供氧微球試劑包括供氧微球,所述受氧微球試劑包括受氧微球,所述待測樣品與所述供氧微球和受氧微球之間均能夠發生特異性反應,形成供氧微球-被測物-受氧微球復合體;B、對步驟A中所述復合體進行激光照射,同時測量混合物發出的光強度;C、根據光強度,換算出待測樣品的濃度。

 

  獨立權利要求撰寫啟示

 

  通過以上分析和討論,筆者認為該無效案件對于獨立權利要求的撰寫有以下啟示。

 

  首先,在相互關聯的一組產品獨立權利要求和一組方法獨立權利要求中,應先根據發明創造的發明點,確定以產品權利要求還是方法權利要求為主,通常情況下,筆者建議以產品權利要求來撰寫第一組獨立權利要求,然后根據第一組獨立產品權利要求來撰寫相應的方法獨立權利要求。這對于后續的維權非常有利。

 

  其次,權利要求的技術特征需要與權利要求的技術主題相對應。如前述說明,涉案權利要求1的技術主題本身是具有創造性的,但是由于其技術特征中未記載與其對應的具體創造性技術特征,而使權利要求1被無效。也就是說,僅靠權利要求的技術主題是不能夠確定權利要求的創造性,必須通過創造性技術特征的記載來確定權利要求的創造性。

 

  最后,獨立權利要求中盡量只記載對實現發明目的不可缺少的技術特征,而不記載非必要技術特征。在涉案獨立權利要求1和7中記載了太多與涉案發明點無關的技術特征,使得獨立權利要求保護的范圍大大縮小,給競爭對手規避專利提供了很大空間。以涉案專利權利要求1為例說明,權利要求1中記載的以下特征是與發明點無關的技術特征:所述供氧微球的表面包裹有親水性的醛基葡聚糖,所述受氧微球的表面包裹有親水性的羧基葡聚糖;和所使用激光的波長為680nm,光的波長為520-620nm;這些特征的存在明顯大大縮小了權利要求1的保護范圍,使得專利權人的創造性貢獻沒有得到相應的合理保護。即使這些技術特征需要保護,也應該放在從屬權利要求中進行保護。

 

  綜上,獨立權利要求是權利要求書的核心和基石,在專利實務中,例如專利實質審查、無效程序和專利侵權訴訟中,獨立權利要求往往是爭議的核心,獨立權利要求撰寫質量的高低,對于專利申請、專利穩定性和專利權保護具有非常直接和至關重要的影響。(潘滿根)

 

 

(編輯:蔣朔)

 

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