銷售者或使用者是否有權提出專利先用權抗辯?

文章來源: 中國知識產權報/中國知識產權資訊網
發布時間: 2020/5/6 10:55:00

  我國專利法第六十九條第(二)項規定,在專利申請日前已經制造相同產品、使用相同方法或者已經作好制造、使用的必要準備,并且僅在原有范圍內繼續制造、使用的,不視為侵犯專利權。上述規定并未明確規定可以主張專利先用權的主體范圍。從條文的表述來看,有權提出先用權抗辯的主體似乎僅限于產品制造商或方法專利使用者,而不包括銷售者、使用者等其他主體。從司法實踐來看,法院認可產品制造商或方法專利使用者有權提出專利先用權抗辯,而對于銷售者、使用者等其他主體是否有權提出專利先用權抗辯,存在分歧。

 

  在“廣州斯達克汽車傳動配件有限公司與王國亮侵害實用新型專利權糾紛申請再審案”中[(2016)最高法民申596號)]中,最高人民法院明確指出,“先用權抗辯的主體應當是產品的制造商或方法的使用者,產品的銷售者或使用者不享有先用權。”

 

  與此相反,在“北京英特萊技術公司與北京華潤曙光房地產開發有限公司、北京藍盾創展門業有限公司侵害發明專利權糾紛再審案”[(2015)民申字第1541號]中,最高人民法院認定,在制造商并非本案被告,但銷售商能夠證明被訴侵權產品的合法來源以及制造商享有先用權的情況下,銷售商可以提出先用權抗辯。

 

  在符合下列條件的前提下,筆者認為,銷售者、使用者有權主張專利先用權,即:首先,專利權人僅起訴銷售者、使用者,而未起訴制造商;其次,銷售者、使用者能夠證明被控侵權品合法來源于制造商;最后,銷售者、使用者能夠證明制造商享有專利先用權。本質上,銷售者、使用者在訴訟中主張的專利先用權,是代替制造商主張制造商享有的專利先用權,而非依托于銷售者、使用者的地位而新產生的專利先用權。

 

  根據專利法第六十九條的規定,享有專利先用權的制造商有權在原有范圍內繼續制造,制造出的產品,不屬于侵權品,可以合法流通。對于享有專利先用權的制造商而言,在原有范圍內制造產品的制造行為,只是部分地實現了專利先用權,只有將制造出的產品銷售出去才能完整地實現專利先用權,將專利先用權項下的技術價值實際轉化為經濟收益。如果對該產品的后續銷售、許諾銷售、使用行為均構成專利侵權行為,等于實質上切斷了制造商的市場流通渠道,架空了制造商享有的專利先用權,與專利法規定專利先用權制度的宗旨相悖。

 

  結合我國專利法第十一條的規定,銷售或使用的產品為侵權品,是銷售、許諾銷售、使用行為構成侵權的前提。在專利權人僅起訴銷售者、使用者,致使制造商無法在訴訟中直接提出專利先用權抗辯的情況下,銷售者、使用者依據制造商享有的專利先用權代為提出抗辯,證明被控產品并非侵權品,有其正當性。相反,法院如果僅以銷售者、使用者不享有專利先用權而直接駁回銷售商、使用者代為提出的專利先用權,將實質性剝奪銷售者、使用者得到救濟的權利,導致其陷入既不能繼續銷售、使用被控侵權產品,又不能向制造商追究責任的兩難境地,進而損害專利先用權制度。

 

  筆者認為,我國專利法規定專利先用權制度的目的是為了平衡先用權人和專利權人的利益,減輕先申請原則帶來的不良后果。對于銷售者、使用者是否有權提出專利先用權抗辯的問題,也應側重于立法目的的實現,提高糾紛解決效率,而非拘泥于條文的字面解讀。(廉成赫)

 

(編輯:蔣朔)

 

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